BGH, Urt. 28.6.2018 - I ZR 236/16
Verwendung von bekannter Marke in Domainbezeichnung unzulässig
Autor: RA Prof. Dr. Ulrich Luckhaus, Greyhills Rechtsanwälte, Köln
Aus: IP-Rechtsberater, Heft 04/2019
Aus: IP-Rechtsberater, Heft 04/2019
Ein Händler darf eine bekannte Marke nicht in seiner Domainbezeichnung verwenden. Er nutzt so unzulässiger weise deren Werbewirkung für sich aus. Es ist ausreichend, wenn er auf seiner Homepage darauf hinweist, dass er Waren mit dieser Marke vertreibt.
BGH, Urt. v. 28.6.2018 - I ZR 236/16
Vorinstanz: OLG Köln, Urt. v. 30.9.2016 - 6 U 131/15
Vorinstanz: LG Köln, Urt. v. 21.7.2015 - 81 O 152/13
MarkenG § 14 Abs. 2 Nr. 3, Abs. 5, § 23 Abs. 1 Nr. 3, Abs. 2, § 24
Das Berufungsgericht nimmt an, der Klägerin stehe ein Unterlassungsanspruch aus § 14 Abs. 2 Nr. 3, Abs. 5 MarkenG zu. § 23 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG sei nicht einschlägig. Der Beklagte nutze die Werbewirkung der Marke „Vorwerk” bewusst aus. Auf die Erschöpfung nach § 24 MarkenG geht das Berufungsgericht nicht ein.
Der Klägerin stehe kein Unterlassungsanspruch zu. Da die Sache nicht entscheidungsreif sei, verweist der BGH an das Berufungsgericht zurück. Das OLG haben Feststellungen zu § 24 Abs. 2 MarkenG zu treffen.
Rechtsverletzende Benutzung: Der Klägerin stehe kein Anspruch aus § 14 Abs. 2 Nr. 3, Abs. 5 MarkenG zu. Eine rechtsverletzende Benutzung sei zwar zu bejahen. Der Verkehr verknüpfe die bekannte Marke „Vorwerk” mit der Domain „keine-vorwerk-vertretung”, weil sie dort verwendet werde. Der Beklagte verwende die Marke auch für die identischen Waren. Die Wörter „keine...Vertretung” ändern daran nichts. Sie seien lediglich beschreibend und teilten mit, dass der Beklagte nicht für die Klägerin tätig sei. Die Wörter sagten jedoch nicht aus, dass der Beklagte keine Originalwaren verkaufe.
Verstoß gegen die guten Sitten:
Der Beklagte verstoße gegen die guten Sitten gem. § 23 Abs. 2 MarkenG, indem er die bekannte Marke „Vorwerk” in seiner Domain „keine-vorwerk-vertretung” benutze. Die Schutzschranke des § 23 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG greife nicht. Der Beklagte verwende die Marke in weiterem Umfang als es notwendig sei. Mit der Domain bewerbe er seinen Onlineshop regelrecht. Die bekannte Marke „Vorwerk” nenne er, um potentielle Kunden der Klägerin auf sein Angebot aufmerksam zu machen und sie von seinen Konkurrenten abzuleiten. Wollte er aber nur darauf hinweisen, dass er Produkte vertreibe, die mit denen der Klägerin kompatibel seien, könnte er die Marke auch weniger in den Mittelpunkt stellen. Ein Hinweis auf der Homepage selbst wäre dazu vollkommen ausreichend. Die bekannte Marke müsse nicht in der Domain genannt werden.
Erschöpfung:
Zu Gunsten des Beklagten geht der BGH aber davon aus, dass § 24 Abs. 1 MarkenG einschlägig sei und die Markenrechte an „Vorwerk” erschöpft seien. § 24 Abs. 1 MarkenG sei auch anzuwenden, wenn neben Originalprodukten auch Fremdprodukte verkauft würden. Die Klägerin könne aber generell nach § 24 Abs. 2 MarkenG aktiv werden, wenn der Beklagte die Werbewirkung der bekannten Marke ausnutze. Das sei der Fall, wenn er in weiterem Ausmaß als erforderlich darauf hinweise, dass er die bekannte Marke vertreibe. Dazu müsse das Berufungsgericht noch Feststellungen treffen.
BGH, Urt. v. 28.6.2018 - I ZR 236/16
Vorinstanz: OLG Köln, Urt. v. 30.9.2016 - 6 U 131/15
Vorinstanz: LG Köln, Urt. v. 21.7.2015 - 81 O 152/13
MarkenG § 14 Abs. 2 Nr. 3, Abs. 5, § 23 Abs. 1 Nr. 3, Abs. 2, § 24
Problem
„Vorwerk” ist eine deutsche Wort-/Bildmarke, die für Staubsauger und Zubehör geschützt ist. Der Beklagte hat seit August 2006 die Domain „keine-vorwerk-vertretung.de”. Etwa ein halbes Jahr später konnektiert er die Domain mit seiner Homepage. Dort betreibt er einen Onlineshop für gebrauchte Vorwerk-Staubsauger. Er bietet ebenfalls Ersatzteile und Zubehör für Vorwerkprodukte an. Diese sind auch teilweise von anderen Herstellern.Das Berufungsgericht nimmt an, der Klägerin stehe ein Unterlassungsanspruch aus § 14 Abs. 2 Nr. 3, Abs. 5 MarkenG zu. § 23 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG sei nicht einschlägig. Der Beklagte nutze die Werbewirkung der Marke „Vorwerk” bewusst aus. Auf die Erschöpfung nach § 24 MarkenG geht das Berufungsgericht nicht ein.
Lösung des Gerichts
Der BGH gibt der Revision des Beklagten statt.Der Klägerin stehe kein Unterlassungsanspruch zu. Da die Sache nicht entscheidungsreif sei, verweist der BGH an das Berufungsgericht zurück. Das OLG haben Feststellungen zu § 24 Abs. 2 MarkenG zu treffen.
Rechtsverletzende Benutzung: Der Klägerin stehe kein Anspruch aus § 14 Abs. 2 Nr. 3, Abs. 5 MarkenG zu. Eine rechtsverletzende Benutzung sei zwar zu bejahen. Der Verkehr verknüpfe die bekannte Marke „Vorwerk” mit der Domain „keine-vorwerk-vertretung”, weil sie dort verwendet werde. Der Beklagte verwende die Marke auch für die identischen Waren. Die Wörter „keine...Vertretung” ändern daran nichts. Sie seien lediglich beschreibend und teilten mit, dass der Beklagte nicht für die Klägerin tätig sei. Die Wörter sagten jedoch nicht aus, dass der Beklagte keine Originalwaren verkaufe.
Verstoß gegen die guten Sitten:
Der Beklagte verstoße gegen die guten Sitten gem. § 23 Abs. 2 MarkenG, indem er die bekannte Marke „Vorwerk” in seiner Domain „keine-vorwerk-vertretung” benutze. Die Schutzschranke des § 23 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG greife nicht. Der Beklagte verwende die Marke in weiterem Umfang als es notwendig sei. Mit der Domain bewerbe er seinen Onlineshop regelrecht. Die bekannte Marke „Vorwerk” nenne er, um potentielle Kunden der Klägerin auf sein Angebot aufmerksam zu machen und sie von seinen Konkurrenten abzuleiten. Wollte er aber nur darauf hinweisen, dass er Produkte vertreibe, die mit denen der Klägerin kompatibel seien, könnte er die Marke auch weniger in den Mittelpunkt stellen. Ein Hinweis auf der Homepage selbst wäre dazu vollkommen ausreichend. Die bekannte Marke müsse nicht in der Domain genannt werden.
Erschöpfung:
Zu Gunsten des Beklagten geht der BGH aber davon aus, dass § 24 Abs. 1 MarkenG einschlägig sei und die Markenrechte an „Vorwerk” erschöpft seien. § 24 Abs. 1 MarkenG sei auch anzuwenden, wenn neben Originalprodukten auch Fremdprodukte verkauft würden. Die Klägerin könne aber generell nach § 24 Abs. 2 MarkenG aktiv werden, wenn der Beklagte die Werbewirkung der bekannten Marke ausnutze. Das sei der Fall, wenn er in weiterem Ausmaß als erforderlich darauf hinweise, dass er die bekannte Marke vertreibe. Dazu müsse das Berufungsgericht noch Feststellungen treffen.