BPatG, Beschl. 18.8.2020 - 29 W (pat) 45/17
Die Neuanmeldung historischer Marken kann bösgläubig sein, wenn sie primär als Sperrmarke zur Produktmonopolisierung dient
Autor: Dr. Oliver Stöckel, FA für GewRS,von BOETTICHER Rechtsanwälte, München
Aus: IP-Rechtsberater, Heft 12/2020
Aus: IP-Rechtsberater, Heft 12/2020
Eine Marke kann wegen Bösgläubigkeit insbesondere dann zu löschen sein, wenn trotz eigener Nutzung mit der Anmeldung vorrangig der Zweck verfolgt wird, den Vertrieb bestimmter Produkte (hier: mit einer historischen Marke versehene Replika-Ersatzteile) zu monopolisieren und damit Wettbewerber zu behindern. Für eine solche Behinderungsabsicht spricht es, wenn die Marke in Kenntnis der Nutzung durch Wettbewerber erst im Zuge von rechtlichen Auseinandersetzungen angemeldet wurde.
MarkenG § 8 Abs. 2 Nr. 14, § 50 Abs. 1
Beide Parteien stellen originalgetreue Replika-Scheinwerfer mit eingeprägtem Schriftzug „Hassia“ als Ersatzteile her und vertreiben diese. Im Jahr 2013 kam es zu verschiedenen Rechtsstreitigkeiten zwischen den Parteien. Im Zuge dessen meldete eine der Parteien am 12.9.2013 die Marke „Hassia“ an und nahm die andere Partei auf Unterlassung in Anspruch. Diese beantragte im Gegenzug die Löschung der Marke wegen Bösgläubigkeit (§ 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG a.F., jetzt Nr. 14).
Es komme auf die Bösgläubigkeit im Zeitpunkt der Markenanmeldung an (EuGH, Urt. v. 11.6.2009 – C-529/07, Rz. 35 – Lindt & Sprüngli/Hauswirth; Urt. v. 27.6.2013 – C-320/12, Rz. 36 – Malaysia Dairy/Beschwerdeausschuss; BGH, Beschl. v. 15.10.2015 – I ZB 69/14, Rz. 12 f. – Glückspilz). Auf diese könne aber regelmäßig erst aus einem Verhalten rückgeschlossen werden, das der Markeninhaber später an den Tag legt, weshalb dieses umfassend zu prüfen sei (BGH, Beschl. v. 15.10.2015 – I ZB 69/14, Rz. 14 – Glückspilz).
Die Fallgruppe der „Spekulationsmarke“ scheide aus, weil die Markeninhaberin die Marke selbst benutze (vgl. BGH, Urt. v. 23.11.2000 – I ZR 93/98 – Classe E). Die Fallgruppe der sittenwidrigen Anmeldung einer Marke ohne sachlichen Grund in Kenntnis des schutzwürdigen Besitzstandes eines anderen an der Marke lässt das BPatG offen.
Allerdings liege eine (bösgläubige) Sperrmarkenanmeldung vor, die primär für den zweckwidrigen Einsatz ihrer Ausschlusswirkung als Mittel im Wettbewerbskampf angemeldet worden sei. Dem stünde auch nicht entgegen, dass die Anmelderin die Marke selbst benutzt. Die Behinderungsabsicht müsse dafür nur der vorrangige, nicht der alleinige Zweck sein (BGH, Urt. v. 10.1.2008 – I ZR 38/05, Rz. 32 – AKADEMIKS; BGH, Urt. v. 26.6.2008 – I ZR 190/05, Rz. 23 – EROS). Es sei zwar grundsätzlich zulässig, historische Marken neu anzumelden und auch die damit einher gehende Ausschlusswirkung sei dem Markenrecht immanent (BPatG, Beschl. v. 19.6.2008 – 27 W (pat) 79/06 – Pan Am). Vorliegend ziele die Markenanmeldung jedoch nicht auf den (erneuten) Schutz eines frei gewordenen Kennzeichens ab, sondern auf die Monopolisierung des Vertriebs bestimmter Produkte unter Ausschluss aller Wettbewerber, nämlich originalgetreuer Replika-Scheinwerfer. Die Nachfrage nach solchen Produkten könne mit Scheinwerfern ohne die Original-“Hassia“-Einprägung nicht bedient werden. Der Markenmelder habe dies gewusst. Er habe auch gewusst, dass andere Wettbewerber Replika-Scheinwerfer mit „Hassia“-Einprägung anbieten und darauf angewiesen sind. Hinzu komme, dass die Markenanmeldung nicht vor der Aufnahme des Produktvertriebs, sondern erst in engem zeitlichem Zusammenhang mit den streitigen Auseinandersetzungen erfolgte. Der Anmelder sei dann auch sogleich aus der Marke gegen seinen Kontrahenten vorgegangen. Dies stelle einen weiteren Umstand dar, der in der gebotenen Gesamtschau für die Bösgläubigkeit bei der Anmeldung spreche.
MarkenG § 8 Abs. 2 Nr. 14, § 50 Abs. 1
Das Problem
Zur originalgetreuen Restauration bestimmter Oldtimer-Traktoren werden von Liebhabern Scheinwerfer als Ersatzteile benötigt, bei denen die historische Marke „Hassia“ im Scheinwerferglas eingeprägt ist. Der Originalhersteller existiert nicht mehr. Der Schutz der ursprünglichen Marke „Hassia“ ist am 31.7.2010 ausgelaufen.Beide Parteien stellen originalgetreue Replika-Scheinwerfer mit eingeprägtem Schriftzug „Hassia“ als Ersatzteile her und vertreiben diese. Im Jahr 2013 kam es zu verschiedenen Rechtsstreitigkeiten zwischen den Parteien. Im Zuge dessen meldete eine der Parteien am 12.9.2013 die Marke „Hassia“ an und nahm die andere Partei auf Unterlassung in Anspruch. Diese beantragte im Gegenzug die Löschung der Marke wegen Bösgläubigkeit (§ 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG a.F., jetzt Nr. 14).
Die Entscheidung des Gerichts
Das BPatG hob auf die Beschwerde der Löschungsantragsstellerin hin den Beschluss des DPMA auf und ordnete die Löschung der Marke „Hassia“ an.Es komme auf die Bösgläubigkeit im Zeitpunkt der Markenanmeldung an (EuGH, Urt. v. 11.6.2009 – C-529/07, Rz. 35 – Lindt & Sprüngli/Hauswirth; Urt. v. 27.6.2013 – C-320/12, Rz. 36 – Malaysia Dairy/Beschwerdeausschuss; BGH, Beschl. v. 15.10.2015 – I ZB 69/14, Rz. 12 f. – Glückspilz). Auf diese könne aber regelmäßig erst aus einem Verhalten rückgeschlossen werden, das der Markeninhaber später an den Tag legt, weshalb dieses umfassend zu prüfen sei (BGH, Beschl. v. 15.10.2015 – I ZB 69/14, Rz. 14 – Glückspilz).
Die Fallgruppe der „Spekulationsmarke“ scheide aus, weil die Markeninhaberin die Marke selbst benutze (vgl. BGH, Urt. v. 23.11.2000 – I ZR 93/98 – Classe E). Die Fallgruppe der sittenwidrigen Anmeldung einer Marke ohne sachlichen Grund in Kenntnis des schutzwürdigen Besitzstandes eines anderen an der Marke lässt das BPatG offen.
Allerdings liege eine (bösgläubige) Sperrmarkenanmeldung vor, die primär für den zweckwidrigen Einsatz ihrer Ausschlusswirkung als Mittel im Wettbewerbskampf angemeldet worden sei. Dem stünde auch nicht entgegen, dass die Anmelderin die Marke selbst benutzt. Die Behinderungsabsicht müsse dafür nur der vorrangige, nicht der alleinige Zweck sein (BGH, Urt. v. 10.1.2008 – I ZR 38/05, Rz. 32 – AKADEMIKS; BGH, Urt. v. 26.6.2008 – I ZR 190/05, Rz. 23 – EROS). Es sei zwar grundsätzlich zulässig, historische Marken neu anzumelden und auch die damit einher gehende Ausschlusswirkung sei dem Markenrecht immanent (BPatG, Beschl. v. 19.6.2008 – 27 W (pat) 79/06 – Pan Am). Vorliegend ziele die Markenanmeldung jedoch nicht auf den (erneuten) Schutz eines frei gewordenen Kennzeichens ab, sondern auf die Monopolisierung des Vertriebs bestimmter Produkte unter Ausschluss aller Wettbewerber, nämlich originalgetreuer Replika-Scheinwerfer. Die Nachfrage nach solchen Produkten könne mit Scheinwerfern ohne die Original-“Hassia“-Einprägung nicht bedient werden. Der Markenmelder habe dies gewusst. Er habe auch gewusst, dass andere Wettbewerber Replika-Scheinwerfer mit „Hassia“-Einprägung anbieten und darauf angewiesen sind. Hinzu komme, dass die Markenanmeldung nicht vor der Aufnahme des Produktvertriebs, sondern erst in engem zeitlichem Zusammenhang mit den streitigen Auseinandersetzungen erfolgte. Der Anmelder sei dann auch sogleich aus der Marke gegen seinen Kontrahenten vorgegangen. Dies stelle einen weiteren Umstand dar, der in der gebotenen Gesamtschau für die Bösgläubigkeit bei der Anmeldung spreche.