BPatG, Beschl. 21.8.2023 - 28 W (pat) 24/18
Zur fehlenden Unterscheidungskraft einer Positionsmarke
Autor: RAin Annalena Kempter, GvW Graf von Westphalen, Rechtsanwälte Steuerberater Partnerschaft mbB, München
Aus: IP-Rechtsberater, Heft 10/2023
Aus: IP-Rechtsberater, Heft 10/2023
Zu den Anforderungen an die Unterscheidungskraft einer Positionsmarke (hier: Sohlenmuster).
MarkenG § 3, 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2
Zur Beschreibung wurde ausgeführt:
„Die Marke wird als Positionsmarke „Sohlenmuster“ mit folgender Beschreibung beansprucht: Markenschutz für die Sohle von Schuhen, insbesondere von Sandalen, Clogs und Slippern, die aus einem Muster bestehen, das sich aus einem Winkel von 90 Grad kreuzenden, aus Kreisbögen bestehenden Wellen zusammensetzt, wobei die dadurch jeweils eingeschlossenen Bereiche der Sohlenfläche einen knochenähnlichen optischen Eindruck erhalten.“
Als Reaktion auf ein gegen die Eintragung gerichtetes Löschungsverfahren, in dem die vollständige Löschung der Marke wegen absoluter Schutzhindernisse nach § 50 Abs. 1 MarkenG i.V.m. § 8 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 MarkenG verlangt wurde, verzichtete Birkenstock auf Teile der Waren einzelner Klassen.
Die Löschungsantragstellerin begründete ihren damaligen Antrag damit, dass für die geschützten Waren, die keine Sohlen aufwiesen, der Schutzumfang der Marke unklar und nicht eindeutig zu erkennen sei. Dies widerspreche sowohl den Vorgaben der §§ 32 Abs. 1 Nr. 3, 36 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG und der §§ 3,20 MarkenV als auch der vom EuGH in der Entscheidung „IP-Translator“ aufgestellten Anforderungen an die Klarheit und Bestimmtheit der Warenverzeichnisse.
Birkenstock sah sich in Folge der Eintragung noch diverser weiterer Löschungsanträge ausgesetzt, die jedoch nicht mehr beschwerdegegenständlich sind.
Gestützt auf die fehlende Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG hat die Markenabteilung 3.4 des DPMA durch Beschluss vom 11.12.2017 die angegriffene Marke gelöscht. Argumentiert wurde u.a., dass für den Durchschnittsverbraucher keine Hinweise auf eine konkrete betriebliche Herkunft in der eingetragenen Marke zu erkennen seien. Insbesondere seien bereits vor der Anmeldung der angegriffenen Marke Schuhe mit vergleichbaren Sohlengestaltungen in Deutschland vertrieben worden. Dies erachtete die Markenabteilung in ihrer Entscheidung allerdings nicht als entscheidungserheblich, da sich nach ihrer Ansicht der durchschnittliche Verbraucher im Falle von Sandalen nicht konkret für die Gestaltung der Laufsohle interessiere.
Das Vorliegen von Schutzhindernissen nach § 3 MarkenG wurde vom DPMA zwar verneint und auch die Markenbeschreibung hinreichend eindeutig und bestimmt bezeichnet, allerdings fehlte es nach Auffassung des DPMA an der nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG erforderlichen Unterscheidungskraft. Abgestellt auf den von den Waren angesprochenen Durchschnittsverbraucher würden solche Zeichen, die mit dem Erscheinungsbild der Ware selbst verschmölzen, bei diesem in der Regel nur dann auf eine betriebliche Herkunft schließen lassen, wenn diese erheblich von der Norm oder Branchenüblichkeit abwichen. Dies sei anhand einer Gesamtbetrachtung der beiden Komponenten (1) positioniertes Zeichen und (2) dessen Position zu ermitteln. Bei Laufsohlen von Schuhen stünden für den Durchschnittsverbraucher nach Auffassung des DPMA in erster Linie deren technische Funktionen im Vordergrund. Das DPMA nahm allerdings zugunsten der Antragsgegnerin an, dass die Gestaltung der Laufsohle der angegriffenen Marke nicht ausschließlich technische Funktionen erfülle. Dies würde nämlich zum Schutzhindernis des § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG führen, nach dem für Formen, die ausschließlich zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich seien, kein Markenschutz in Betracht kommt.
Die Gestaltung der Laufsohle von Birkenstock bezeichnete die Markenabteilung als „schlichtes, wiederkehrendes Muster, das (...) seit Jahrzehnten in den unterschiedlichsten Ausprägungen (...) vorhanden“ sei. Jedenfalls sei dem angegriffenen Zeichen kein Hinweis auf seine betriebliche Herkunft zu entnehmen. Auch von einer Verkehrsdurchsetzung der Marke für einen Teil der Waren sei nicht auszugehen.
Die Markeninhaberin hat gegen den Beschluss der Markenabteilung 3.4 Beschwerde eingelegt und diese damit begründet, dass der angesprochene Verkehrskreis durchaus auf die betriebliche Herkunft des Schuhs schließen könne. Die Behauptung, die Verbraucher würden einen Schuh, konkret dessen Laufsohle, in der Regel nur nach deren technisch-funktioneller Eigenschaft auswählen, hält sie für nicht plausibel. Vielmehr würde für eine überwiegende Anzahl von Schuhen, insbesondere solche für die Freizeit, zu denen auch die Birkenstock Sandalen zählen, einzig das Design und gerade nicht deren Funktion entscheidend für eine Kaufentscheidung sein. In der Begründung wird weiter der Vergleich zu anderen im deutschen und europäischen Markenregister für Schuhe, Schuhsohlen und Schuhwaren eingetragenen Marken gezogen, aus welchem die Markeninhaberin ebenfalls folgert, dass der Verbraucher sehr wohl auch mittels der Schuhsohle nach einem Herkunftshinweis suche. An der Entscheidung der Markenabteilung wurde zudem kritisiert, dass diese im Falle von Zeichen, die mit dem Erscheinungsbild der Ware verschmelzen, nur bei einer erheblich von der Norm oder Branchenüblichkeit abweichenden Gestaltung den betrieblichen Herkunftshinweis bejahen will, sich aber nicht weiter dazu geäußert habe, ob im konkreten Fall ein solches erhebliches Abweichen vorliege. Die Markeninhaberin sieht eine deutliche Abweichung ihrer Marke von anderen Schuhsohlen „in einem 90° Winkel kreuzenden Wellenlinien und den so entstehenden ebenfalls im 90° Winkel zueinander versetzten, nebeneinanderliegenden knochenähnlichen Gebilden.“
Allein durch die gewählte Form der Bild- oder dreidimensionalen Elemente müsse der Verkehr erkennen können, dass es sich bei der Schuhsohle um eine solche einer Birkenstock Sandale handelt. Das BPatG hat sich in seiner Entscheidung ausführlich mit der Gestaltungsweise einer Schuhsohle auseinandergesetzt und verschiedene Sohlengestaltungen ermittelt. Beispielhaft werden die nachfolgenden Gestaltungen aufgezeigt, aus welchen der Senat eine erhebliche Formenvielfalt folgert:
Das BPatG äußert, dass aus einer solchen Formenvielfalt zwar nicht per se gefolgert werden könne, dass die Gestaltung einer Schuhsole nicht als Herkunftshinweis dienen könne. Eine derartige Gestaltung sei durchaus vorstellbar. Hierfür sei allerdings eine erhebliche Abweichung von der branchenüblichen Gestaltung erforderlich.
Dass dies bei der streitgegenständlichen Gestaltung nicht der Fall sei, begründet der Senat zum einen damit, dass bereits zum Zeitpunkt der Anmeldung eine ähnliche, nachfolgend dargestellte Sohlengestaltung auf dem Markt angeboten worden sei, die gleichermaßen miteinander sich kreuzende und parallel verlaufende Linien aufweise. Insgesamt würde die dargestellte Schuhsohle ebenfalls die von der Markeninhaberin als „(...) knochenähnlichen optischen Eindruck“ beschriebene Gestaltung zeigen:
Auch die Position der Gestaltung ändere nichts an der fehlenden Unterscheidungskraft, da auch jene nicht ungewöhnlich für eine Sohle sei. Schlussendlich führt das BPatG noch aus, dass sich aufgrund der beantragten Form als Positionsmarke mit der Konkretisierung durch die beigefügte Beschreibung auf „Markenschutz für Sohlen und Schuhen“ für die genannten Waren kein sinnvolles Schutzbegehren ergebe. Ein solches folge weder aus der konkreten Ausgestaltung noch der Position der Marke, so dass die Funktion der Marke letztlich nicht erfüllt werden könne. Für die weiter von der Beschwerdeführerin angeregte Zulassung der Rechtsbeschwerde fehle es bereits an einer Veranlassung.
MarkenG § 3, 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2
Das Problem
Das streitgegenständliche Zeichen der bekannten Sandalen-Herstellerin Birkenstock Sales GmbH (Birkenstock) wurde am 12.1.2016 unter der Nr. 30 2015 053 169 für zahlreiche Waren der Klassen 10, 18 und 25 als sonstige Marke in das Markenregister beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) eingetragen:Zur Beschreibung wurde ausgeführt:
„Die Marke wird als Positionsmarke „Sohlenmuster“ mit folgender Beschreibung beansprucht: Markenschutz für die Sohle von Schuhen, insbesondere von Sandalen, Clogs und Slippern, die aus einem Muster bestehen, das sich aus einem Winkel von 90 Grad kreuzenden, aus Kreisbögen bestehenden Wellen zusammensetzt, wobei die dadurch jeweils eingeschlossenen Bereiche der Sohlenfläche einen knochenähnlichen optischen Eindruck erhalten.“
Als Reaktion auf ein gegen die Eintragung gerichtetes Löschungsverfahren, in dem die vollständige Löschung der Marke wegen absoluter Schutzhindernisse nach § 50 Abs. 1 MarkenG i.V.m. § 8 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 MarkenG verlangt wurde, verzichtete Birkenstock auf Teile der Waren einzelner Klassen.
Die Löschungsantragstellerin begründete ihren damaligen Antrag damit, dass für die geschützten Waren, die keine Sohlen aufwiesen, der Schutzumfang der Marke unklar und nicht eindeutig zu erkennen sei. Dies widerspreche sowohl den Vorgaben der §§ 32 Abs. 1 Nr. 3, 36 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG und der §§ 3,20 MarkenV als auch der vom EuGH in der Entscheidung „IP-Translator“ aufgestellten Anforderungen an die Klarheit und Bestimmtheit der Warenverzeichnisse.
Birkenstock sah sich in Folge der Eintragung noch diverser weiterer Löschungsanträge ausgesetzt, die jedoch nicht mehr beschwerdegegenständlich sind.
Gestützt auf die fehlende Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG hat die Markenabteilung 3.4 des DPMA durch Beschluss vom 11.12.2017 die angegriffene Marke gelöscht. Argumentiert wurde u.a., dass für den Durchschnittsverbraucher keine Hinweise auf eine konkrete betriebliche Herkunft in der eingetragenen Marke zu erkennen seien. Insbesondere seien bereits vor der Anmeldung der angegriffenen Marke Schuhe mit vergleichbaren Sohlengestaltungen in Deutschland vertrieben worden. Dies erachtete die Markenabteilung in ihrer Entscheidung allerdings nicht als entscheidungserheblich, da sich nach ihrer Ansicht der durchschnittliche Verbraucher im Falle von Sandalen nicht konkret für die Gestaltung der Laufsohle interessiere.
Das Vorliegen von Schutzhindernissen nach § 3 MarkenG wurde vom DPMA zwar verneint und auch die Markenbeschreibung hinreichend eindeutig und bestimmt bezeichnet, allerdings fehlte es nach Auffassung des DPMA an der nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG erforderlichen Unterscheidungskraft. Abgestellt auf den von den Waren angesprochenen Durchschnittsverbraucher würden solche Zeichen, die mit dem Erscheinungsbild der Ware selbst verschmölzen, bei diesem in der Regel nur dann auf eine betriebliche Herkunft schließen lassen, wenn diese erheblich von der Norm oder Branchenüblichkeit abwichen. Dies sei anhand einer Gesamtbetrachtung der beiden Komponenten (1) positioniertes Zeichen und (2) dessen Position zu ermitteln. Bei Laufsohlen von Schuhen stünden für den Durchschnittsverbraucher nach Auffassung des DPMA in erster Linie deren technische Funktionen im Vordergrund. Das DPMA nahm allerdings zugunsten der Antragsgegnerin an, dass die Gestaltung der Laufsohle der angegriffenen Marke nicht ausschließlich technische Funktionen erfülle. Dies würde nämlich zum Schutzhindernis des § 3 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG führen, nach dem für Formen, die ausschließlich zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich seien, kein Markenschutz in Betracht kommt.
Die Gestaltung der Laufsohle von Birkenstock bezeichnete die Markenabteilung als „schlichtes, wiederkehrendes Muster, das (...) seit Jahrzehnten in den unterschiedlichsten Ausprägungen (...) vorhanden“ sei. Jedenfalls sei dem angegriffenen Zeichen kein Hinweis auf seine betriebliche Herkunft zu entnehmen. Auch von einer Verkehrsdurchsetzung der Marke für einen Teil der Waren sei nicht auszugehen.
Die Markeninhaberin hat gegen den Beschluss der Markenabteilung 3.4 Beschwerde eingelegt und diese damit begründet, dass der angesprochene Verkehrskreis durchaus auf die betriebliche Herkunft des Schuhs schließen könne. Die Behauptung, die Verbraucher würden einen Schuh, konkret dessen Laufsohle, in der Regel nur nach deren technisch-funktioneller Eigenschaft auswählen, hält sie für nicht plausibel. Vielmehr würde für eine überwiegende Anzahl von Schuhen, insbesondere solche für die Freizeit, zu denen auch die Birkenstock Sandalen zählen, einzig das Design und gerade nicht deren Funktion entscheidend für eine Kaufentscheidung sein. In der Begründung wird weiter der Vergleich zu anderen im deutschen und europäischen Markenregister für Schuhe, Schuhsohlen und Schuhwaren eingetragenen Marken gezogen, aus welchem die Markeninhaberin ebenfalls folgert, dass der Verbraucher sehr wohl auch mittels der Schuhsohle nach einem Herkunftshinweis suche. An der Entscheidung der Markenabteilung wurde zudem kritisiert, dass diese im Falle von Zeichen, die mit dem Erscheinungsbild der Ware verschmelzen, nur bei einer erheblich von der Norm oder Branchenüblichkeit abweichenden Gestaltung den betrieblichen Herkunftshinweis bejahen will, sich aber nicht weiter dazu geäußert habe, ob im konkreten Fall ein solches erhebliches Abweichen vorliege. Die Markeninhaberin sieht eine deutliche Abweichung ihrer Marke von anderen Schuhsohlen „in einem 90° Winkel kreuzenden Wellenlinien und den so entstehenden ebenfalls im 90° Winkel zueinander versetzten, nebeneinanderliegenden knochenähnlichen Gebilden.“
Die Entscheidung des Gerichts
Der Marken-Beschwerdesenat des BPatG hat die Beschwerde zurückgewiesen. Der Löschungsantrag der Antragstellerin und Beschwerdegegnerin sei begründet, da der Eintragung der grafischen Gestaltung als Positionsmarke für die eingetragenen Waren sowohl zum Zeitpunkt der Anmeldung, als auch noch im Zeitpunkt der Entscheidung über die Beschwerde das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegenstehe. Das BPatG führt aus, dass nach gängiger Rechtsprechung unter „Unterscheidungskraft“ im Sinne der Norm, „(...)die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese Waren oder Dienstleistungen somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet.“ Hierin bestehe gerade die Hauptfunktion einer Marke. Für diese Beurteilung sei hinsichtlich der beanspruchten Ware neben den jeweiligen Fachkreisen auf die breiten Kreise der Endverbraucher abzustellen. Das BPatG erläutert nochmals die Grundsätze zur Beurteilung der Unterscheidungskraft. Diese seien stets dieselben, unabhängig davon, ob die Anmeldung als Positionsmarke oder in sonstiger Weise bezeichnet werde. Allerdings könne es sein, dass es sich etwa bei dreidimensionalen Zeichen als schwieriger erweise, die Unterscheidungskraft nachzuweisen, da der Verkehr solche Zeichen anders wahrnehme als etwa reine Wort- oder Bildzeichen. Es sei daher gerechtfertigt, daran festzuhalten, dass die Unterscheidungskraft dreidimensionaler Zeichen ein erhebliches Abweichen von der Norm oder der Branchenüblichkeit erfordert. Nichts Anderes gelte in Bezug auf dreidimensionalen Zeichen ähnliche Zeichen, wie etwa Oberflächengestaltungen oder eben auch Positionsmarken. Abgrenzungskriterium zu den einfachen Wort- und Bildmarken sei letztendlich, ob ein Zeichen mit der gekennzeichneten Ware verschmelze (vgl. hierzu bereits EuGH GRUR-RR 2018, 507 Rz. 32, 34 – Birkenstock Sales/EUIPO [Birkenstocksohle-Oberflächenmuster]). Aus der Markenbeschreibung der streitgegenständlichen Marke als „Gestaltung von jeweils parallel verlaufenden Schlangenlinien, die sich schräg zueinander kreuzen und die in der Form einer Sohle eines Schuhes bzw. nach der Darstellung des Zeichens u.a. an einer Sandale angebracht sein soll“, folgert das BPatG, dass es sich dabei um eine Gestaltung handle, die aus einer auf der Oberfläche einer Ware angebrachtem Muster besteht. Diese Gestaltung sei abhängig vom Erscheinungsbild der mit der Marke gekennzeichneten Ware, also beispielsweise der Sohle einer Sandale und verschmelze mit diesem. Unter Anwendung dieser Grundsätze verneint das BPatG die Eintragungsfähigkeit. Der Verkehr erkenne in einem solchen Muster keinen Herkunftshinweis.Allein durch die gewählte Form der Bild- oder dreidimensionalen Elemente müsse der Verkehr erkennen können, dass es sich bei der Schuhsohle um eine solche einer Birkenstock Sandale handelt. Das BPatG hat sich in seiner Entscheidung ausführlich mit der Gestaltungsweise einer Schuhsohle auseinandergesetzt und verschiedene Sohlengestaltungen ermittelt. Beispielhaft werden die nachfolgenden Gestaltungen aufgezeigt, aus welchen der Senat eine erhebliche Formenvielfalt folgert:
Das BPatG äußert, dass aus einer solchen Formenvielfalt zwar nicht per se gefolgert werden könne, dass die Gestaltung einer Schuhsole nicht als Herkunftshinweis dienen könne. Eine derartige Gestaltung sei durchaus vorstellbar. Hierfür sei allerdings eine erhebliche Abweichung von der branchenüblichen Gestaltung erforderlich.
Dass dies bei der streitgegenständlichen Gestaltung nicht der Fall sei, begründet der Senat zum einen damit, dass bereits zum Zeitpunkt der Anmeldung eine ähnliche, nachfolgend dargestellte Sohlengestaltung auf dem Markt angeboten worden sei, die gleichermaßen miteinander sich kreuzende und parallel verlaufende Linien aufweise. Insgesamt würde die dargestellte Schuhsohle ebenfalls die von der Markeninhaberin als „(...) knochenähnlichen optischen Eindruck“ beschriebene Gestaltung zeigen:
Auch die Position der Gestaltung ändere nichts an der fehlenden Unterscheidungskraft, da auch jene nicht ungewöhnlich für eine Sohle sei. Schlussendlich führt das BPatG noch aus, dass sich aufgrund der beantragten Form als Positionsmarke mit der Konkretisierung durch die beigefügte Beschreibung auf „Markenschutz für Sohlen und Schuhen“ für die genannten Waren kein sinnvolles Schutzbegehren ergebe. Ein solches folge weder aus der konkreten Ausgestaltung noch der Position der Marke, so dass die Funktion der Marke letztlich nicht erfüllt werden könne. Für die weiter von der Beschwerdeführerin angeregte Zulassung der Rechtsbeschwerde fehle es bereits an einer Veranlassung.