BPatG, Beschl. 24.10.2022 - 29 W (pat) 32/21
Keine Umgehung der Anmeldegebühr durch Teilung der Marke
Autor: RA Dr. Geert Johann Seelig, Fachanwalt für gewerblichen RechtsschutzLuther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Hamburg
Aus: IP-Rechtsberater, Heft 01/2023
Aus: IP-Rechtsberater, Heft 01/2023
Eine wirksame Teilung der Anmeldung einer Marke ist von der Zahlung der Anmeldegebühr für die (Stamm-)Anmeldung abhängig. Eine Gebührenforderung erlischt mit Wirkung ex nunc, wenn die beantragte Amtshandlung nicht vorgenommen wird.
MarkenG § 40; PatKostG § 6 Abs. 2, § 10 Abs. 2
Formelle Wirksamkeit der Teilungserklärung: Die Teilungserklärung ist am 11.12.2020, am Tag des Ablaufs der Zahlungsfrist, und daher fristgerecht eingegangen. Durch die Teilung der Anmeldung erfolgte auch keine Erweiterung oder Überschneidung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses, weshalb die Teilung nicht unzulässig sei. Im Übrigen erfolgte die Erklärung auch ohne jegliche Vorbehalte.
Unzulässiges Gebührensparinteresse: Jedoch habe sich der Markenanmelder durch die Ausübung des Teilungsrechts und der damit einhergehenden Umgehung der Anmeldegebühren zweckwidrig und rechtsmissbräuchlich verhalten.
Das Vorgehen des Anmelders ziele darauf ab, Gebühren zu sparen. Das vom Anmelder vorgetragene Gebührensparinteresse sei aus wirtschaftlicher Sicht zwar nachvollziehbar, widerspreche jedoch der Intention des Gesetzgebers in Bezug auf den Zweck der Teilung einer Marke. Die Teilung diene nämlich dazu, bei Beanstandungen für einen Teil der angemeldeten Waren und Dienstleistungen, eine schnelle Markeneintragung für die unproblematischen Waren und Dienstleistungen zu ermöglichen. Im Übrigen sei eine Einschränkung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses gebührenfrei möglich, sollte an einem Teil des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses kein Interesse mehr bestehen. Daher wirke der Vortrag des Beschwerdeführers, dass er an bestimmten Klassen kein Interesse habe und deshalb die Gebührenhöhe unklar sei, konstruiert. Zudem werde aus dem Wortlaut des § 40 Abs. 2 MarkenG deutlich, dass es sich um eine zusätzliche Gebühr handle, da vom Teilungsverfahren und nicht von einer Teilungsanmeldung die Rede ist.
Durch die fristgerechte Zahlung der Teilungsgebühr sei die Fiktion des § 40 Abs. 2 S. 1 MarkenG nicht eingetreten. Zwar beschränke sich § 40 Abs. 2 S. 1 MarkenG aufgrund des eindeutigen Wortlautes auf die Nichtzahlung der Teilungsgebühr, jedoch könne hieraus nicht geschlossen werden, dass es für den Fall der Nichtzahlung der Anmeldegebühr keinerlei Rechtsgrundlagen gebe und damit die Anmeldegebühr entfiele. Vielmehr gelten die allgemeinen Regelungen des Patentkostengesetzes.
Die Teilungserklärung sei wie im Patentrecht eine reine Verfahrenshandlung. Daher sei die Teilanmeldung von der Stammanmeldung abhängig. Somit entstehe die markenrechtliche Teilung in dem Verfahrensstadium, in dem sich die Stammanmeldung zu dem Zeitpunkt der Teilung befinde.
Hinsichtlich der Rechtsfolge einer fehlenden Zahlung gebe es zwei mögliche Lösungsansätze. Zum einen könne die abgetrennte Anmeldung die Zahlungspflicht erben, so dass sie das Schicksal der Stammanmeldung teile und bei ausbleibender Zahlung die Anmeldung insgesamt nach § 6 Abs. 2 PatKostG als zurückgenommen gelte. Zum anderen könne mit Ablauf der Zahlungsfrist der Gebühren der (Stamm-)Anmeldung die Teilung gegenstandslos werden. Im Ergebnis führen beide Ansätze dazu, dass die Eintragung der Teilanmeldung nicht in Betracht komme, weshalb eine Entscheidung für oder gegen einen der Lösungsansätze vorliegend nicht erheblich sei.
Rückerstattung der Teilungsgebühr: Der Beschwerdeführer habe die Teilungsgebühr fristgerecht gezahlt. Entweder habe sich die (Stamm- und Teilungs-) Anmeldung allerdings schon mit Ablauf der Zahlungsfrist für die (Stamm-)Anmeldung knapp drei Monate zuvor erledigt oder die Teilung habe sich schon durch die Fiktion der Zurücknahme der (Stamm-)Anmeldung erledigt. Dies hänge davon ab, welcher rechtliche Ansatz in Bezug auf die Rechtsfolgen der Nichtzahlung der Gebühr der (Stamm-)Anmeldung gewählt wird. Jedenfalls sei die Gebührenschuld weggefallen, da die Amtshandlung nicht vorgenommen wurde, weshalb die Teilungsgebühr nach § 10 Abs. 2 PatKostG zurückzuerstatten ist.
MarkenG § 40; PatKostG § 6 Abs. 2, § 10 Abs. 2
Das Problem
Am 11.9.2020 meldete der Beschwerdeführer die Wortmarke „Freipaak“ beim DPMA für eine Vielzahl von Waren und Dienstleistungen der Klassen 16, 18, 25, 28, 30, 32, 33, 35, 41 und 43 an. Die Anmelde- und Klassengebühren i.H.v. 990 € zahlte der Markenanmelder jedoch nicht. Stattdessen beantragte er am Tag des Ablaufs der Zahlungsfrist nach § 40 MarkenG die Teilung der Marke dergestalt, dass Gegenstand der Stammanmeldung lediglich die Ware „Essig“ aus Klasse 30 war und das übrige Waren- und Dienstleistungsverzeichnis von der abgetrennten Anmeldung umfasst war. Entsprechend zahlte der Beschwerdeführer die notwendige Teilungsgebühr i.H.v. 300 € am 10.3.2021. Daraufhin beantragte der Markenanmelder, die abgeteilte Anmeldung einzutragen, hilfsweise die Teilungsgebühr zurückzuerstatten. Mit Beschluss vom 21.9.2021 hat die zuständige Markenstelle festgestellt, dass sich der Antrag auf Markenteilung mit Wirkung zum 12.12.2020 erledigt habe. Denn die Teilung der Anmeldung sei an die fristgerechte Zahlung der Anmeldegebühr gekoppelt. Im Weiteren verneinte die Markenstelle auch die Erstattung der gezahlten Teilungsgebühr. Der Anmelder erhob Beschwerde gegen die Entscheidung des DPMA.Die Entscheidung des Gerichts
Die Beschwerde wird zurückgewiesen. Hinsichtlich des Hilfsantrages bezüglich der Rückerstattung der Teilungsgebühr ist die Beschwerde erfolgreich.Formelle Wirksamkeit der Teilungserklärung: Die Teilungserklärung ist am 11.12.2020, am Tag des Ablaufs der Zahlungsfrist, und daher fristgerecht eingegangen. Durch die Teilung der Anmeldung erfolgte auch keine Erweiterung oder Überschneidung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses, weshalb die Teilung nicht unzulässig sei. Im Übrigen erfolgte die Erklärung auch ohne jegliche Vorbehalte.
Unzulässiges Gebührensparinteresse: Jedoch habe sich der Markenanmelder durch die Ausübung des Teilungsrechts und der damit einhergehenden Umgehung der Anmeldegebühren zweckwidrig und rechtsmissbräuchlich verhalten.
Das Vorgehen des Anmelders ziele darauf ab, Gebühren zu sparen. Das vom Anmelder vorgetragene Gebührensparinteresse sei aus wirtschaftlicher Sicht zwar nachvollziehbar, widerspreche jedoch der Intention des Gesetzgebers in Bezug auf den Zweck der Teilung einer Marke. Die Teilung diene nämlich dazu, bei Beanstandungen für einen Teil der angemeldeten Waren und Dienstleistungen, eine schnelle Markeneintragung für die unproblematischen Waren und Dienstleistungen zu ermöglichen. Im Übrigen sei eine Einschränkung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses gebührenfrei möglich, sollte an einem Teil des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses kein Interesse mehr bestehen. Daher wirke der Vortrag des Beschwerdeführers, dass er an bestimmten Klassen kein Interesse habe und deshalb die Gebührenhöhe unklar sei, konstruiert. Zudem werde aus dem Wortlaut des § 40 Abs. 2 MarkenG deutlich, dass es sich um eine zusätzliche Gebühr handle, da vom Teilungsverfahren und nicht von einer Teilungsanmeldung die Rede ist.
Durch die fristgerechte Zahlung der Teilungsgebühr sei die Fiktion des § 40 Abs. 2 S. 1 MarkenG nicht eingetreten. Zwar beschränke sich § 40 Abs. 2 S. 1 MarkenG aufgrund des eindeutigen Wortlautes auf die Nichtzahlung der Teilungsgebühr, jedoch könne hieraus nicht geschlossen werden, dass es für den Fall der Nichtzahlung der Anmeldegebühr keinerlei Rechtsgrundlagen gebe und damit die Anmeldegebühr entfiele. Vielmehr gelten die allgemeinen Regelungen des Patentkostengesetzes.
Die Teilungserklärung sei wie im Patentrecht eine reine Verfahrenshandlung. Daher sei die Teilanmeldung von der Stammanmeldung abhängig. Somit entstehe die markenrechtliche Teilung in dem Verfahrensstadium, in dem sich die Stammanmeldung zu dem Zeitpunkt der Teilung befinde.
Hinsichtlich der Rechtsfolge einer fehlenden Zahlung gebe es zwei mögliche Lösungsansätze. Zum einen könne die abgetrennte Anmeldung die Zahlungspflicht erben, so dass sie das Schicksal der Stammanmeldung teile und bei ausbleibender Zahlung die Anmeldung insgesamt nach § 6 Abs. 2 PatKostG als zurückgenommen gelte. Zum anderen könne mit Ablauf der Zahlungsfrist der Gebühren der (Stamm-)Anmeldung die Teilung gegenstandslos werden. Im Ergebnis führen beide Ansätze dazu, dass die Eintragung der Teilanmeldung nicht in Betracht komme, weshalb eine Entscheidung für oder gegen einen der Lösungsansätze vorliegend nicht erheblich sei.
Rückerstattung der Teilungsgebühr: Der Beschwerdeführer habe die Teilungsgebühr fristgerecht gezahlt. Entweder habe sich die (Stamm- und Teilungs-) Anmeldung allerdings schon mit Ablauf der Zahlungsfrist für die (Stamm-)Anmeldung knapp drei Monate zuvor erledigt oder die Teilung habe sich schon durch die Fiktion der Zurücknahme der (Stamm-)Anmeldung erledigt. Dies hänge davon ab, welcher rechtliche Ansatz in Bezug auf die Rechtsfolgen der Nichtzahlung der Gebühr der (Stamm-)Anmeldung gewählt wird. Jedenfalls sei die Gebührenschuld weggefallen, da die Amtshandlung nicht vorgenommen wurde, weshalb die Teilungsgebühr nach § 10 Abs. 2 PatKostG zurückzuerstatten ist.