EuGH, Urt. 13.10.2022 - C-256/21
Zuständigkeit des Unionsmarkengerichts für Widerklage auf Erklärung der Nichtigkeit trotz Rücknahme der Verletzungsklage
Autor: RA Dr. Geert Johann Seelig,Fachanwalt für gewerblichen RechtsschutzLuther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Hamburg
Aus: IP-Rechtsberater, Heft 11/2022
Aus: IP-Rechtsberater, Heft 11/2022
Ein Unionsmarkengericht, das mit einer Verletzungsklage betreffend eine Unionsmarke sowie einer Widerklage auf Erklärung der Nichtigkeit befasst ist, bleibt trotz Rücknahme der Verletzungsklage zur Entscheidung über die Gültigkeit der Klagemarke befugt.
UMV Art. 63, Art. 122, Art. 124 lit. a, Art. 124 lit. d, Art. 128, Art. 132
Das OLG München äußerte Zweifel an der Befugnis eines Unionsmarkengerichts, nach Rücknahme der Verletzungsklage über eine Widerklage zu entscheiden. Denn für die Erklärung auf Nichtigkeit und Verfall sei das EUIPO vorrangig zuständig. Zudem bestehe nach Klagerücknahme nicht mehr die Notwendigkeit, dem Beklagten eine Verteidigungsmöglichkeit einzuräumen.
Daher hat das OLG München das Verfahren ausgesetzt und beim Vorlagegericht angefragt, ob Art. 124 lit. d und Art. 128 UMV so auszulegen seien, dass das Unionsmarkengericht selbst dann noch zu einer Entscheidung über die mit einer Widerklage geltend gemachte Nichtigkeit einer Unionsmarke befugt ist, nachdem die auf diese Unionsmarke gestützte Verletzungsklage i.S.v. Art. 124 lit. a UMV wirksam zurückgenommen wurde.
Daher sei – nach Auffassung des EuGH – die Widerklage als Rechtsbehelf zu verstehen, der zwar die Erhebung einer Verletzungsklage voraussetze und mit dieser in Zusammenhang stehen müsse, jedoch darauf abziele, den Streitgegenstand zu erweitern.
Systematik der UMV: Auch die Systematik der UMV bestätige diese Auslegung. Zwar stehe dem EUIPO die Alleinzuständigkeit für die Gewährung oder Ablehnung der Eintragung von Unionsmarken zu. Dies gelte jedoch nicht für die Gültigkeit solcher Marken. Denn hierfür seien gem. Art. 63 und Art. 124 UMV sowohl die Unionsmarkengerichte als auch das EUIPO zuständig. Zudem handele es sich bei der Übertragung der Zuständigkeit auf die Unionsmarkengerichte um keine Ausnahme; eine solche Ausnahme lasse sich auch nicht aus Art. 128 Abs. 7 UMV herauslesen. Denn danach habe das Unionsmarkengericht lediglich die Möglichkeit, das Verfahren auszusetzen und das EUIPO anzurufen. Es könne aber genauso gut beschließen, über die Widerklage selbst zu entscheiden.
Zudem gelte im Hinblick auf die Zuständigkeiten der Prioritätsgrundsatz nach Art. 132 UMV, so dass die Zuständigkeit bei derjenigen Instanz begründet sei, die als erstes mit der Sache befasst war. Des Weiteren habe der EuGH entschieden, dass ein Unionsmarkengericht über die Widerklage entscheiden müsse, bevor eine Entscheidung in der Verletzungssache erfolgt, wenn derselbe absolute Nichtigkeitsgrund entgegengehalten werde.
Eine Auslegung des Begriffes der „Widerklage“ in dem Sinne, dass das Unionsmarkengericht nach Klagerücknahme nicht mehr über die Widerklage entscheiden könne, würde die Tragweite der Zuständigkeit verkennen, die der Gesetzgeber dem Unionsmarkengericht habe übertragen wollen.
Ziele der UMV stützen die Auslegung: Aus der EuGVVO und der Brüssel Ia-VO sowie deren Vorgängern gehe hervor, dass den Parteien mit Erhebung der Widerklage ermöglicht werde, in einem Verfahren ihre wechselseitigen Ansprüche zu regeln. Hierdurch sollten überflüssige und mehrfache Verfahren sowie gegenläufige Urteile vermieden werden. Genau auf diese Zwecke verwiesen die Erwägungsgründe der UMV. Es liefe dem Grundsatz der Prozessökonomie zuwider, wenn die widerklagende Partei nach Rücknahme der Klage durch den Kläger gezwungen wäre, ein Verfahren beim EUIPO einzuleiten.
Daher sei auf die Vorlagefrage zu antworten, dass Art. 124 lit. a und 128 UMV so auszulegen seien, dass das Unionsmarkengericht trotz Rücknahme der Verletzungsklage über die bereits erhobene Widerklage auf Erklärung der Nichtigkeit entscheiden dürfe.
UMV Art. 63, Art. 122, Art. 124 lit. a, Art. 124 lit. d, Art. 128, Art. 132
Das Problem
Die Klägerin ist Inhaberin der Unionswortmarke „Apfelzügle“ mit Schutz für Dienstleistungen der Klassen 35, 41 und 43. Im September 2018 veröffentlichten die Beklagten – eine Obsthofbetreiberin und die Gemeinde Bodman-Ludwigshafen – Werbeinformationen zu einer Verkostung der Apfelernte mit Apfelzüglefahrt. Die Klägerin klagte sodann wegen Markenverletzung auf Unterlassung, die Beklagten erhoben Widerklagen auf Erklärung der Nichtigkeit der Klagemarke. In der mündlichen Verhandlung nahm die Klägerin ihre Klage zurück, während die Beklagten ihre Widerklagen aufrechterhielten. Das LG München erklärte daraufhin die Klagemarke in Bezug auf die Dienstleistungen der Klasse 41 für nichtig und wies die Widerklagen im Übrigen ab. Dagegen richtet sich die Berufung der Gemeinde Bodman-Ludwigshafen.Das OLG München äußerte Zweifel an der Befugnis eines Unionsmarkengerichts, nach Rücknahme der Verletzungsklage über eine Widerklage zu entscheiden. Denn für die Erklärung auf Nichtigkeit und Verfall sei das EUIPO vorrangig zuständig. Zudem bestehe nach Klagerücknahme nicht mehr die Notwendigkeit, dem Beklagten eine Verteidigungsmöglichkeit einzuräumen.
Daher hat das OLG München das Verfahren ausgesetzt und beim Vorlagegericht angefragt, ob Art. 124 lit. d und Art. 128 UMV so auszulegen seien, dass das Unionsmarkengericht selbst dann noch zu einer Entscheidung über die mit einer Widerklage geltend gemachte Nichtigkeit einer Unionsmarke befugt ist, nachdem die auf diese Unionsmarke gestützte Verletzungsklage i.S.v. Art. 124 lit. a UMV wirksam zurückgenommen wurde.
Die Entscheidung des Gerichts
Sinn und Tragweite der „Widerklage“: Da die UMV hinsichtlich des Sinnes und der Tragweite des Begriffs „Widerklage“ nicht ausdrücklich auf das Recht der Mitgliedstaaten verweise, sei die „Widerklage“ als autonomer Begriff des Unionsrechts anzusehen und daher einheitlich auszulegen. Unter „Widerklage“ sei eine Gegenklage zu verstehen, die der Beklagte in einem vom Kläger gegen ihn betriebenen Verfahren vor demselben Gericht erhebt. Außerdem sei die Widerklage im Einklang mit der EuGVVO und der Brüssel Ia-VO auszulegen, da Art. 122 UMV darauf verweise. Die Rechtsprechung zu diesen Regelungswerken besage, dass es sich bei der Widerklage nicht um ein bloßes Verteidigungsmittel handele. Sie beruhe auf einem gesonderten und eigenständigen Antrag, dessen prozessuale Behandlung von der Klage unabhängig sei und somit auch nach Klagerücknahme weiterverfolgt werden könne.Daher sei – nach Auffassung des EuGH – die Widerklage als Rechtsbehelf zu verstehen, der zwar die Erhebung einer Verletzungsklage voraussetze und mit dieser in Zusammenhang stehen müsse, jedoch darauf abziele, den Streitgegenstand zu erweitern.
Systematik der UMV: Auch die Systematik der UMV bestätige diese Auslegung. Zwar stehe dem EUIPO die Alleinzuständigkeit für die Gewährung oder Ablehnung der Eintragung von Unionsmarken zu. Dies gelte jedoch nicht für die Gültigkeit solcher Marken. Denn hierfür seien gem. Art. 63 und Art. 124 UMV sowohl die Unionsmarkengerichte als auch das EUIPO zuständig. Zudem handele es sich bei der Übertragung der Zuständigkeit auf die Unionsmarkengerichte um keine Ausnahme; eine solche Ausnahme lasse sich auch nicht aus Art. 128 Abs. 7 UMV herauslesen. Denn danach habe das Unionsmarkengericht lediglich die Möglichkeit, das Verfahren auszusetzen und das EUIPO anzurufen. Es könne aber genauso gut beschließen, über die Widerklage selbst zu entscheiden.
Zudem gelte im Hinblick auf die Zuständigkeiten der Prioritätsgrundsatz nach Art. 132 UMV, so dass die Zuständigkeit bei derjenigen Instanz begründet sei, die als erstes mit der Sache befasst war. Des Weiteren habe der EuGH entschieden, dass ein Unionsmarkengericht über die Widerklage entscheiden müsse, bevor eine Entscheidung in der Verletzungssache erfolgt, wenn derselbe absolute Nichtigkeitsgrund entgegengehalten werde.
Eine Auslegung des Begriffes der „Widerklage“ in dem Sinne, dass das Unionsmarkengericht nach Klagerücknahme nicht mehr über die Widerklage entscheiden könne, würde die Tragweite der Zuständigkeit verkennen, die der Gesetzgeber dem Unionsmarkengericht habe übertragen wollen.
Ziele der UMV stützen die Auslegung: Aus der EuGVVO und der Brüssel Ia-VO sowie deren Vorgängern gehe hervor, dass den Parteien mit Erhebung der Widerklage ermöglicht werde, in einem Verfahren ihre wechselseitigen Ansprüche zu regeln. Hierdurch sollten überflüssige und mehrfache Verfahren sowie gegenläufige Urteile vermieden werden. Genau auf diese Zwecke verwiesen die Erwägungsgründe der UMV. Es liefe dem Grundsatz der Prozessökonomie zuwider, wenn die widerklagende Partei nach Rücknahme der Klage durch den Kläger gezwungen wäre, ein Verfahren beim EUIPO einzuleiten.
Daher sei auf die Vorlagefrage zu antworten, dass Art. 124 lit. a und 128 UMV so auszulegen seien, dass das Unionsmarkengericht trotz Rücknahme der Verletzungsklage über die bereits erhobene Widerklage auf Erklärung der Nichtigkeit entscheiden dürfe.